Voor alle merken, groot of klein: bescherming moet er zijn!

Hebt u een eigen onderneming, start-up, webshop, kledinglijn,… met een unieke naam en/of bijpassend logo? In dit blogbericht bespreken wij het belang van het aanvragen van merkbescherming – hoe ‘klein’ uw merk ook mag zijn – en de mogelijke merkinbreuken waarmee u kan worden geconfronteerd.

Wat is een merk en wat kan u ermee doen?

Merk versus handelsnaam: verschil in beschermingsniveau

Een merk is een teken zoals een logo, een benaming, een letter, cijfer of een vorm dat de waren of diensten van uw onderneming duidelijk onderscheidt. Een merk moet in essentie in staat zijn om de herkomst van deze waren of diensten aan te duiden naar het publiek of de consument toe. Voor de bescherming van uw merk dient u tot registratie over te gaan. Dat kan binnen de EU op twee wijzen.

Een Benelux-merk verleent merkbescherming binnen het grondgebied van de Benelux. Een Uniemerk biedt bescherming in alle EU-lidstaten. Deze bescherming geldt binnen het voornoemde territorium voor 10 jaar vanaf het depot en kan onbeperkt worden verlengd.

Een handelsnaam is de naam waaronder uw onderneming aan het economisch verkeer deelneemt en waaronder uw onderneming gekend is of geëxploiteerd wordt. Een handelsnaam heeft niet de functie om de herkomst van uw waren of diensten te identificeren of te onderscheiden van een andere onderneming, uw handelsnaam is louter de naam waaronder het publiek uw onderneming kent.

Uw  handelsnaam geniet een automatische bescherming vanaf dat u deze in gebruik neemt en zo lang u dit gebruik ook actief in stand houdt.

Deze bescherming kan worden ingeroepen binnen het gebied waar uw handelsnaam bekendheid heeft, in het geval er mogelijk verwarringsgevaar optreedt tussen uw handelsnaam en die van een andere onderneming.

Mogelijk verwarringsgevaar tussen handelsnamen wordt in de praktijk beoordeeld aan de hand van de volgende factoren:

• Overeenstemming tussen de namen zelf;
• Soortgelijkheid tussen de handelsactiviteiten, en
• Geografische spreiding.

Wanneer alle bovenvermelde factoren tussen twee ondernemingen aanwezig zijn, is het gevaar voor verwarring reëel en bestaat de kans dat een onderneming zich schuldig maakt aan met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden en kan u haar erop aanspreken.

In ieder geval is uw handelsnaam geografisch slechts een fractie beschermd in vergelijking met een benaming die als merk wordt gedeponeerd binnen de EU of de Benelux.

Hebt u merkbescherming nodig?

In de praktijk valt de handelsnaam van een onderneming vaak samen met de benaming van het merk. Een bakker of slager die als handelsnaam een familienaam gebruikt, dewelke enkel bij diens lokale publiek in de regio bekend is, zal echter niet zo’n nood hebben aan specifieke merkbescherming.

Runt u daarentegen een webshop waarbij u zich focust op het online aanbieden van diensten en/of het verkopen van (eigen) kledij en/of goederen onder een welbepaalde (merk)naam, dan kan het zeer interessant zijn om merkbescherming aan te vragen.

Vaak denken mensen onterecht dat geregistreerde merkbescherming enkel weggelegd is voor de ‘grote’ en ‘(universeel) bekende’ merken en dat de aanvraag van een merkdepot voor beginnende webshops of start-ups onhaalbaar is.

Niets is minder waar.

In het hedendaagse online landschap van sociale media en dergelijke, kan een merknaam van een nieuwe kledingcollectie van een startende webshop bijvoorbeeld razendsnel bekendheid en populariteit verwerven en krijgen de naam en desgevallend het logo van dit merk veel meer zichtbaarheid. Indien het uw doel is om uw merk onder andere online en in fysieke winkels te gaan uitbreiden en promoten, dient u best reeds in uw beginfase een aanvraag tot merkbescherming in.

Stel u immers eens voor dat uw merk een plotse boost in populariteit kent en er als gevolg hiervan andere ondernemingen de naam en/of het logo diensten of waren willen gaan kopiëren of nabootsen om bij uw succes te kunnen aanhaken.

Wanneer uw merk in de Benelux of EU officieel geregistreerd en beschermd is, beschikt u alvast over munitie om ondernemingen die merkinbreuken plegen concreet te kunnen aanpakken.

Procedure: hoe vraagt u merkbescherming aan?

Indien u een Benelux-merk of Uniemerk voor de ganse EU wil bekomen, kan u online een merkdepot indienen bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) of bij the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Bij beide bureaus gaat het om een eenvoudige online procedure.

Indien uw onderneming online actief is en de verkoop van goederen of diensten in meerdere lidstaten van de EU aanbiedt, is het interessant om voor een Uniemerk te gaan bij de EUIPO. Een aanvraag voor een Uniemerk kost al gauw een kleine 1.000 EUR. Een Benelux-merk kost u minder dan de helft, maar qua geografische bescherming komt een Uniemerk in deze voordeliger uit.

U kan de online procedures bij het BBIE of het EUIPO in principe zelf doorlopen, maar het kan zeer nuttig zijn om u hierin te laten bijstaan door één van onze specialisten in het ondernemingsrecht en de intellectuele eigendom. Het is immers aangewezen om een kort anterioriteitsonderzoek te doen alvorens u uw merkaanvraag indient, om te kunnen uitsluiten of er reeds eerdere gelijke of gelijkaardige merkinschrijvingen werden ingediend.

Wanneer uw merkaanvraag werd ingediend zal het bureau deze aanvraag dienen te toetsen aan enkele absolute weigeringsgronden conform het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom of het BVIE (BBIE), of het EU Verordening inzake het Uniemerk (EUIPO), afhankelijk van uw keuze voor een Benelux-merk, dan wel een Uniemerk. Zo mag uw merknaam of teken onder meer niet strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden, het mag niet elk onderscheidend vermogen missen, het mag geen aanleiding geven tot misleiding van het publiek,…

Op basis van één van deze gronden kan het bureau in kwestie uw merkaanvraag voorlopig weigeren, waarna u 3 maanden de tijd krijgt om uw merknaam of teken aan te passen. Indien u zich door een specialist laat begeleiden bij uw aanvraag, kan er op voorhand worden geanticipeerd op de weigeringsgronden zodat deze bij aanvang van de aanvraag in orde zijn.

Indien gewenst kan u opteren voor een spoedinschrijving van uw merk bij het BBIE of het EUIPO. Uw merkdepot zal dan onmiddellijk worden ingeschreven en pas na registratie aan de absolute weigeringsgronden worden getoetst. Indien uw merk deze test doorstaat, zal het ingeschreven blijven vanaf de initiële datum van de spoedinschrijving en kan u desgevallend aan anterioriteit winnen ten opzichte van mogelijke andere gelijkaardige merken.

Ik heb een beschermd merk: wat kan ik doen tegen inbreuken?

Indien uw merkdepot succesvol wordt geregistreerd door het BBIE of het EUIPO en u dus over een Benelux-merk, dan wel een Uniemerk beschikt, heeft u het exclusieve recht om uw merkenrecht in te roepen tegen andere ondernemingen die merkinbreuken zouden plegen.

Stel dat uw webshop met eigen kledinglijn loopt als een trein, en u plots op sociale media reclame van een ander beginnend kledingmerk tegenkomt, waarvan de naam sterk op uw merknaam gelijkt en u vreest dat het publiek zou kunnen denken dat de waren van deze concurrent door u vervaardigd zouden kunnen zijn.

In bovenvermeld geval kan u eerst en vooral laten nagaan of deze concurrent mogelijks een merkaanvraag voor zijn gelijknamig merk heeft gedaan bij het BBIE of EUIPO. Er bestaat namelijk de mogelijkheid om u te verzetten tegen deze merkaanvraag, indien u beschikt over een ouder merkenrecht. Dit verzet heet ‘oppositie’ en doet na de instelling ervan een termijn lopen waarbinnen de beide ondernemingen desgevallend in onderhandeling kunnen treden over mogelijke co-existentie van de beide merknamen. Indien er geen minnelijke regeling wordt getroffen, zal de zaak worden behandeld door de oppositieafdeling van het bureau in kwestie.

In de bovenvermelde Benelux -en EU-wetgeving worden verschillende inbreukgronden op merken omschreven. De meest voorkomende ingeroepen inbreukgrond, ook van toepassing op bovenstaand voorbeeld, is dat een concurrent een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met uw merk en gebruikt wordt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, waardoor bij het publiek gevaar van verwarring ontstaat. Let op: in deze zal degene die beroep doet op zijn merkenrechten het gevaar van verwarring dienen aan te tonen, waarbij rekening wordt gehouden met de perceptie van normaal geïnformeerde en oplettende consumenten.

Wat kan u vorderen? Op basis van bijvoorbeeld bovenvermelde inbreukgrond, kan u de stopzetting van het gebruik van het inbreukmakende merk vorderen, al dan niet gecombineerd met een schadevergoeding die mogelijks voortvloeit uit de verwarring tussen de merken die is kunnen ontstaan. Hier zal een rechter de situatie in concreto dienen te beoordelen.

Besluit: bescherm uw merk!

Samenvattend kan worden gesteld dat het indienen van een merkdepot bij het BBIE of het EUIPO van groot belang kan zijn om uw merknaam of merkteken eerst en vooral veilig te stellen om daarna onder de bescherming van de wetgeving verder te kunnen bouwen aan de groei en de promotie ervan.

Hoe ‘klein’ het merk van uw webshop of start-up momenteel misschien ook mag zijn;  het beschermen van uw intellectuele eigendom is cruciaal om u optimaal te wapenen tegen eventuele oneerlijke concurrentie.

Indien u graag een merkaanvraag zou indienen en hierbij begeleid wenst te worden, of indien u meent dat uw merkenrecht met de voeten wordt getreden door een concurrent, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten in het ondernemingsrecht en de intellectuele eigendom.

Roxanne Verelst en Frederic Rosiers